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【同立分享】PCT申请文件要不要修改?如何修改?会影响优先权吗?

浏览次数:769     日期:2019-01-31 03:13

在之前的推送中,我们介绍了在《专利合作条约》(PCT)中对于申请文件在国际阶段和国家阶段进行修改的相关规定。【话题】一文了解PCT申请文件能否修改&何时修改?理论还要联系实际,今天笔者要和您探讨的,是申请人在实务中非常关心的话题:在进行PCT申请时,申请文件有没有必要修改?如何修改?又将如何要求优先权呢?



Q1.申请文件到底要不要修改?

 

申请人在提交PCT国际申请之后,国际局会对PCT申请文件进行国际公布。而在进入国家阶段时,将会以国际局公布的申请文件为基础进行翻译,进入目标国家。因此,PCT申请文件质量的高低影响着国家阶段专利申请的成功概率。在实务中,申请文件的小问题可能导致反复磨合修改延误申请进度,大问题则可能直接影响专利授权。

 

那么,我们要不要在提交PCT国际申请之前,对申请文本进行一定的修改以匹配不同国家的审核要求呢?

 

笔者的答案是肯定的。

 

以中国申请人为例,由于在我国的国内审查实践中,对于“权利要求得到说明书的支持”相对较为苛刻,特别是生物、化学等领域,代理人在撰写时会缩小保护范围以争取获得授权。后续在进行PCT申请时,这样的专利文本如果不加以修改直接翻译成外文,即便能在后续的国际检索报告中得到正面评价并在国家阶段获得授权,也容易被侵权人有意识的绕过,难以获得合理的保护。因此,修改是必要的

 

此外,前面也提到,申请人在提交PCT国际申请之后,会由国际局进行公布,进入国家阶段时,除了翻译和为了适应进入国法律作出小幅度适应性修改之外,一般不会再对国际公布版本进行大幅度修改。这也就更要求申请人在提交PCT国际申请之前,尽量解决可能出现的撰写问题,提高申请文件的质量。

 

Q2.如何修改?

 

既然对于申请文件的修改是有必要的,那么申请人应从何入手呢?笔者认为,最佳的修改方式就是在原文件基础上新增一套权利要求

 

发现原专利申请文件存在权利要求书保护范围过小等撰写不当的问题时,不需要全部推翻,而可以在其基础上增加一套新的权利要求,与原有的权利要求形成并列关系。注意,这里所说的“一套”,是指新增的权利要求最好以连续段落且相对独立的形式出现,不要东一句西一句地插在原有的权利要求中,以免影响权利要求书的修改效果,甚至影响日后可能出现的分案。

 

这种新增权利要求的方式不会对优先权文件造成影响,在一定程度上还避免了直接修改权利要求造成的优先权无效的问题。即便后续这套新增的权利要求被判定超范围,也不会影响原申请文件的权利要求书获得国际检索报告;如果新增权利幸运的被认为具备优先权,还会收获在国际检索报告中积极的评价,何乐而不为呢?

 

当然,有利必有弊,在修改中新增一套新的权利要求可能会导致权利要求项数超出范围,甚至增加一倍之多。这样申请人进入国家阶段时就要支付超项费了。比如,PCT国际申请进入中国时,按PCT文本的权利要求项数收费,超10项的部分为150/项;在美国的申请是按进美国提交版本的权利要求项数来收费的,超20项每项100美元,同时对于独权数量也有限制,独权超3项每项460美元。

 

相对于新增并列权利要求,直接修改权利要求的方式并不被推荐,因为这样做虽然不会因为超项而支付费用,但却很容易在国家阶段被国家局认为PCT申请文件的修改超出了原文件的范围,国际检索报告中也可能会认定优先权无效,进而直接影响专利授权,出现不良后果。

 

Q3.修改会不会影响优先权?

 

如果我们按照上述的修改方式对专利文本进行了修改,导致PCT国际申请与国内在先申请的内容出现差异,那么申请人还能够要求优先权吗?不同的进入国对优先权要求的严格程度是不同的,直接影响了申请人是否能够享受优先权待遇。举个例子,欧洲专利审查一般比较严格,优先权可能不被认可;但同样的权利要求到了美国,在较宽松的审查环境下,优先权就可能被认可。

 

以中国专利提交PCT国际申请为例,申请人在国内提交了申请1,随后在提交PCT国际申请时对1进行了修改(增加权利要求),这时就需要同时要求申请1和申请2两项申请的优先权,因为如果只要求2的优先权,那么申请2中与申请1中相同的技术内容会由于是非首次申请而不能享有优先权。在实务中,出现这种问题的PCT申请需要按照规定在优先权期限内进行补充声明,否则会出现在国家阶段时自己的在先申请变成用于评价新颖性、创造性的现有技术,遭遇PCT驳回申请的几率大大增大。当然,有计划进行PCT国际申请的申请人还可以采用要求国内专利申请不提前公开的形式,避免上述情况的发生。



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